案例评析｜专利默示许可的认定

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导语

专利权人主动向被诉侵权人提供并意图使其实施专利技术方案，但未披露其专利权，直至被诉侵权人实施完毕方才请求侵权救济，被诉侵权人主张其已获得专利权人默示许可的，人民法院可予支持。

供稿：阮辰、艾可颂

编辑：阮辰、艾可颂

裁判文书请戳

案件事实

固耐特公司成立于2005年8月22日，注册资本2020.82万元，经营范围包括生产金属围栏、栅栏、护栏、金属门窗、防火门、安防产品，销售安装自产产品等。该公司于2011年12月7日向国家知识产权局申请涉案专利，于2015年9月16日获得授权。涉案专利目前处于合法有效状态。2016年12月，涉案专利获“中国专利优秀奖”。涉案专利共有39项权利要求，固耐特公司在本案主张保护的权利要求为权利要求1和权利要求18。

权利要求1记载：“一种围栏柱，用于固定安装沿纵向和横向延伸的围护用的片体，所述的围栏柱包括沿纵向延伸的第一本体、固定连接在所述第一本体上的第二本体；所述第一本体上与所述第二本体相连接的一侧具有连接面，其特征在于：所述的连接面上沿纵向分布有多个第一定位件，所述的第二本体上沿纵向分布有多个分别与多个所述第一定位件相配合的第二定位件，所述的第一定位件一体形成在所述的连接面上，所述的第二定位件一体形成在所述的第二本体上，所述的第一定位件和第二定位件其中的一个定位件穿过所述的片体与另一个定位件定位连接，所述的围栏柱还包括用于将所述第一本体和第二本体紧固连接的紧固件，所述的片体被夹紧固定在所述的第二本体和所述第一本体之间。”

权利要求18记载：“一种围栏系统，具有多个围栏单元，各围栏单元均包括两根围栏柱、介于两根围栏柱之间且沿纵向和横向延伸的围护用的片体，所述的围栏柱包括沿纵向延伸的第一本体、固定连接在所述第一本体上的第二本体；所述第一本体上与所述第二本体相连接的一侧具有连接面，其特征在于：所述的连接面上沿纵向分布有多个第一定位件，所述的第二本体上沿纵向分布有多个分别与多个所述第一定位件相配合的第二定位件，所述的第一定位件和第二定位件其中的一个定位件穿过所述的片体与另一个定位件定位连接，所述的片体被夹紧固定在所述的第二本体和所述第一本体之间，所述的围栏柱还包括用于将所述第一本体和第二本体紧固连接的紧固件，所述的第一定位件一体形成在所述的连接面上，所述的第二定位件一体形成在所述的第二本体上。”

2013年12月18日，翔安监狱与华庭公司签订设计合同，委托华庭公司承担涉案工程的设计工作，设计内容包括规划用地红线范围内的监区、行政区、武警营区、地下室及各专业深化设计和相关配套工程。

2015年1月27日，翔安监狱与高诚信公司签订建设工程委托代建合同（以下简称代建合同），项目名称为福建省翔安监狱项目代建，项目建设地点为厦门市翔安区新圩镇，项目使用人为福建省翔安监狱。该合同约定：项目采用建设实施阶段代建方式，由代建单位负责从项目初步设计、概算批复后开始，经招标阶段管理、造价编审阶段管理、各项建设审批手续的办理、施工阶段管理、竣工验收及项目资料备案等，直至质量缺陷责任期结束的全过程的组织、管理与协调工作。并约定代建单位应当严格按照批准的初步设计及概算控制投资，在施工图设计中实行限额设计，项目预算不得超过经批准的设计概算。严禁在施工过程中利用施工洽商或者补签其他协议随意变更设计、增加投资。

2015年2月6日，固耐特公司的工作人员杨礼一发送电子邮件给华庭公司的工作人员张纳新，邮件标题为“福建省翔安监狱隔离网部分图纸”，内容为：“张院长：您好！附件里是相关的图纸，有一部分门的图纸还在做，先给你发做好的这些，请查收，谢谢！”附件有5个文件，包括单开门密纹网填充、双平开门密纹网填充、4米高防攀爬网、监区隔离围等的设计图。2月10日，杨礼一再次发送电子邮件给张纳新，邮件标题为“翔安监狱的门及通道图纸”，内容为“张院长：您好，还差一个6米通道，4米高的手动平开门的图纸估计得晚些时候发给你，请查收，谢谢！”附件有3个文件，包括电动平开门（通道6米高5米）、会见封闭通道和电动有轨平移门的设计图。同日，杨礼一发送一电子邮件给张纳新，标题为“手动平开门（六米通道高4米）.dwg”，附件为手动平开门（六米通道高4米）的设计图。2月11日，杨礼一发送标题为“4米高围栏加刺刀圈加照明灯”的电子邮件给张纳新，附件为791D-4米防攀爬网（双曲臂+刺丝+刺刀圈+照明灯）的设计图，杨礼一在主文中表示“有什么需要我们配合的，请及时沟通”。10月14日，张纳新发送电子邮件给杨礼一，要求杨礼一根据要求修改以前的设计图纸。10月20日，杨礼一回复张纳新前述电子邮件，邮件标题为“回复：151010-A-1-金属围栏-建施”，附件为“厦门翔安监狱项目防攀爬隔离网及其通道门图纸”。原审中，固耐特公司确认其对于华庭公司基于涉案专利所设计的图纸用于涉案工程知情，其同意华庭公司使用涉案专利，并明确表示不针对华庭公司起诉。

2016年2月16日，高诚信公司就其代建的涉案工程公开招投标。中联永亨公司为中标人。3月21日，高诚信公司与中联永亨公司签订建设工程施工合同（以下简称施工合同），工程名称为：福建省翔安监狱项目监区工程，工程内容包括1-22#楼、相应配套及室外工程（含围墙、边坡支护）等，具体工程承包范围详见该工程的设计图纸、工程量清单。包含被诉侵权防攀金属围栏等在内的涉案工程施工图由华庭公司设计，经代建单位高诚信公司转交给中联永亨公司。施工图明确了围栏柱等图样及技术要求，所载日期为2015年11月。

2018年7月，中联永亨公司向监理单位填报《成品、半成品供应单位资质报审单》，该报审单显示：中联永亨公司经审查认为振兴金源公司资质证明文件齐全，可在涉案工程中作为供货单位提供“防攀爬网”产品并向监理单位提出审批申请。监理单位经审核同意中联永亨公司的意见。该报审单所附材料包括：振兴金源公司营业执照、开户许可证、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、安全生产标准化证书。10月，中联永亨公司向监理单位填报《工程材料/设备/构配件报审表》，该报审表显示：中联永亨公司将2018年9月2日进场的、由振兴金源公司提供的用于涉案工程的防攀网的自检相关资料报送监理机构审查。监理机构经审查，同意使用上述材料。该报审表所附材料包括河北省丝网产品质量监督检测站（安平）检测报告、防攀爬网质量证明书等。前述检测报告记载的受检单位为振兴金源公司，防攀爬网质量证明书记载的供货单位为振兴金源公司、收货单位为案外人厦门市源益兴工贸有限责任公司（以下简称源益兴公司）。原审中，中联永亨公司述称前述报审单、报审表的所附材料来源于其委托购买防攀爬网的源益兴公司。振兴金源公司确认其曾向源益兴公司供应防攀爬网，并向该公司提供过开户许可证、营业执照、资格证书、检验报告等材料，但双方之间的交易仅涉及防攀爬网的网片，不涉及立柱，且其不清楚交易的网片用于涉案工程。

2020年4月30日，固耐特公司向翔安监狱发送告知提醒函。高诚信公司收到翔安监狱转发的告知提醒函后，于5月7日向中联永亨公司发送代建通知单，通知要求中联永亨公司暂停相关施工。5月10日，高诚信公司函复固耐特公司已函告中标单位暂停该分项施工，并要求中标单位妥善处理。

2020年11月10日，涉案工程通过竣工验收并取得福建省房屋建筑工程竣工验收报告，报告经该工程建设单位翔安监狱、高诚信公司、设计单位华庭公司、施工单位中联永亨公司及勘察单位、监理单位五方共同签字确认，竣工验收结论为：该工程完成了建设工程设计和合同约定的各项内容……，评定工程质量为合格等级，同意竣工验收。原审中，华庭公司确认中联永亨公司提交的被诉侵权产品竣工图与施工图相符。

固耐特公司提交了翔安监狱的现场照片，证明涉案工程使用的被诉侵权产品侵害了其享有的涉案专利权，各方当事人对照片真实性予以确认。照片显示，被诉侵权产品为防护围栏，该防护围栏具有多个围栏单元，各围栏单元均包括两根围栏柱，介于两根围栏柱之间为沿纵向及横向两个方向延伸的围护用的网片。围栏柱包括沿纵向延伸的第一本体和固定连接在第一本体上的第二本体。第一本体为中空有开口的柱体，第二本体通过紧固螺栓固定连接与第一本体上。第一本体上与第二本体相连接的一侧具有连接面，连接面上沿纵向分布有多个定位孔，第二本体沿纵向分布有多个与第一本体上定位孔相配合的凸起。前述凸起与第二本体为一体，凸起穿过围护用的网片进入前述定位孔，使得网片夹在第一本体与第二本体之间。

经比对，固耐特公司认为：被诉侵权产品具备涉案专利权利要求1、18相同的技术特征。中联永亨公司、华庭公司对此无异议。高诚信公司主张被诉侵权产品与涉案专利存在如下区别点：针对权利要求1，照片中未体现被诉侵权产品具有紧固件，亦看不出紧固件和固定片的夹紧固定；针对权利要求18，无法看到片体被夹紧固定在第一本体与第二本体之间。振兴金源公司认为单凭照片无法比对，未明确提出具体的区别点。

另查明，2017年3月6日，厦门中联建设工程有限公司变更企业名称为厦门中联永亨建设集团有限公司。2017年3月13日，张家港固耐特围栏系统有限公司变更企业名称为江苏固耐特围栏系统股份有限公司。2018年1月22日，厦门高诚信建设监理有限公司变更企业名称为厦门高诚信工程技术有限公司。2020年6月4日，福建省华庭建筑设计有限公司变更企业名称为华庭工程设计有限公司。

二审期间，华庭公司提交了两份新证据：证据1.住房和城乡建设部发布的《监狱建筑设计标准》JGJ446-2018，拟证明华庭公司系按规范要求进行的设计。证据2.《围墙大门设计图集》，拟证明固耐特公司为该图集的参编单位，图集中第100页的围栏构造与涉案专利相同。

固耐特公司对华庭公司提交的两份证据的真实性、合法性与关联性均予以认可。

高诚信公司对上述证据1的真实性、合法性予以认定，但认为该标准的发布时间为2018年，而华庭公司完成设计图的时间是2015年，故对该证据的关联性不予认可。对证据2的真实性、合法性予以认可，但认为原审中固耐特公司、华庭公司均承认防攀爬围栏设计图是固耐特公司主动提供的，并非华庭公司根据该图集进行的设计，故对该证据的关联性不予认可。

中联永亨公司对上述证据1的真实性、合法性、关联性均不予认可，其认为该标准的发布时间晚于涉案工程图纸的定稿时间。对证据2的真实性、合法性、关联性均不予认可，其认为该图集并非强制性规范，不具有参考性，而且该图集的发行时间也晚于涉案工程图纸的定稿时间。

对华庭公司提交的上述证据，最高院认证意见如下：对证据1的真实性、合法性予以认可，但《监狱建筑设计标准》JGJ446-2018的发布时间为2018年9月12日，实施时间为2019年1月1日，均晚于华庭公司完成涉案施工图的时间，对该证据的关联性不予认可。对证据2的真实性、合法性予以认可，但《围墙大门设计图集》的发行时间晚于固耐特公司提供设计图纸的时间，对该证据的关联性不予认可。

另查明：

涉案专利说明书第[0003]段记载：“本发明的目的是提供一种围栏柱，能够对围片体题实现多点定位并紧固。”第[0059]段记载：“本发明中通过多个定位件将围护片体以多点固定方式连接在柱体和盖板之间，定位点增多可以增加围护片体固定的牢固度和平整度。”说明书附图1为涉案专利的立体图，附图2为涉案专利围栏柱的横截面图。

涉案工程施工图载明：该图纸的出具单位为华庭公司，“审定”“项目负责人”“专业负责人”均为张纳新，并盖印有张纳新的签名章。施工图绘制有防攀爬围栏的正视图、平面图、中间柱截面图、中间柱网片连接示意图、转角柱网片链接示意图等。其中，中间柱网片连接示意图与涉案专利围栏柱的横截面图一致。该图纸的“技术要求”记载：“1.图中所标注尺寸为中心线尺寸，单位为mm计；2.围栏由立柱（含压板）、网片和固定螺栓等构建组成；3.围栏安装高度3010（不包括基础），立柱中心据2220……5.中间柱采用冷轧双面热镀锌钢板冷弯成型，材质为Q235，镀锌量≥140g每平方米，立柱截面尺寸60×80×2，高度3700，立柱开口面的两翼边设有安装排孔，孔间距25，与插槽式压板相咬合……8.靠跨1000之内不设置网片立柱，网片采用L50×5的角钢和5mm厚的扁钢制成的压板用扭断螺栓固定，角钢和压板长度3000，表面热镀锌处理，镀锌量≥140g/平方米。”华庭公司提交的其与固耐特公司电子邮件附件“4米高防攀爬网”所载内容，与上述施工图“技术要求”的内容基本一致。

翔安监狱与华庭公司签订的设计合同第五条记载：涉案工程设计项目的设计费总额为621.35万元。项目含建筑、市政及安防等所有相关设计，设计费已包含了所有设计内容的相关费用。

《围墙大门设计图集》系中国计划出版社出版，第一版印刷时间为2016年4月，其中有相关围墙围栏内容。固耐特公司系该图集的参编企业。该图集首页记载有《住房城乡建设部关于批准<老年人居住建筑>等17项国家建筑标准设计的通知》（建质函[2015]306号），通知表明该图集通过批准的时间为2015年12月14日。

二审中，高诚信公司和中联永亨公司对被诉侵权技术方案落入涉案专利权保护范围均无异议。

华庭公司陈述了以下内容：1.《围墙大门设计图集》所涉技术方案和参数并不属于国家标准和行业标准。2.固耐特公司主动找到了华庭公司参与了相关设计工作，并无偿提供了设计图，但双方未签订书面合同。3.华庭公司直至2020年才知晓固耐特公司提供的设计图中包含有专利技术。4.华庭公司确认涉案工程竣工图纸和施工图纸的一致性。5.翔安监狱已根据设计合同的约定，向华庭公司支付了设计费。

关于停止侵权的诉讼请求，固耐特公司称在高诚信公司、中联永亨公司赔偿其经济损失的情况下，可以不再主张。关于赔偿数额，固耐特公司主张：应以其实际损失作为损害赔偿依据。被诉侵权产品有两种高度，分别为3.01米和4.50米，共计12672平方米。其中，3.01米高的防攀爬围栏为3262平方米，单价为410元每平方米；4.50米的防攀爬围栏长度为9409平方米，单价为499元每平方米，总金额超过600万元，其成本为108.49元每平方米。关于为制止侵权行为支付的合理开支，固耐特公司未提交证据证明，其请求在赔偿数额中一并予以考虑。

最高院认为

专利法第二十条第一款规定：“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。”诚实信用原则是民事主体从事民事活动的基本准则，该原则要求人们在市场活动中应该秉持诚实、讲究信用、善意不欺，在不损害他人合法利益、社会公共利益和市场秩序的前提下追求自己的利益。专利权人在行使专利权的过程中也要遵循诚实信用原则，应以善意、合理的方式行使权利。当权利人参与某一项目并主动提供专利技术时，应基于正常的市场交易秩序和利益相关方的合理信赖，向项目中实施或使用该技术的相关方披露所涉专利权的情况。若权利人采取故意隐瞒的方式未披露上述事实，可以推定其默示许可项目实施主体在该项目范围内实施和使用专利技术。

根据专利法第十一条的规定，未经专利权人的许可是认定构成侵害专利权行为的必要条件。如果获得了专利权人的明示许可，行为人实施专利的行为自然不属于专利法第十一条所规定的侵害专利权的行为；如果行为人实施专利虽未获得专利权人明示许可，但结合具体案情，根据专利权人的行为可以推断其具有默示许可的意思表示，则可以认定行为人实施专利的行为不构成侵害专利权。

本案中，根据在案证据可以认定固耐特公司默示许可在涉案工程中使用涉案专利，具体分析如下：

（一）固耐特公司对于其向华庭公司提供的设计方案将用于涉案工程系属明知

翔安监狱早在2013年就已经和华庭公司签订了设计合同，委托华庭公司承担涉案工程的设计工作，内容包括监区防攀爬围栏的方案设计。2015年初，固耐特公司与华庭公司接洽，发送给华庭公司的电子邮件标题为“福建省翔安监狱隔离网部分图纸”“翔安监狱的门及通道图纸”。发送上述电子邮件的时间在华庭公司确定为中标设计单位之后，邮件标题以及相关内容也均明确指向了涉案工程，故固耐特公司对于其提供的设计方案将用于涉案工程完全知晓。

（二）作为权利人的固耐特公司深度参与了涉案工程的设计工作

首先，就设计内容而言，固耐特公司发送的电子邮件设计图包括“4米高防攀爬网”“监区隔离围”“厦门翔安监狱项目防攀爬隔离网及其通道门图纸”等。其中，防攀爬围栏在内的设计图纸明确标注有长宽尺寸、材质规格、样式参数等技术要求。后，华庭公司将固耐特公司提供的设计方案纳入到设计图纸中，作为涉案工程的施工标准。其次，就参与时间而言，自2015年2月，固耐特公司开始向华庭公司发送涉案工程设计方案，直至2015年10月双方持续就相关方案进行沟通，固耐特公司参与项目的时间周期较长。再次，就双方关系而言，华庭公司陈述就固耐特公司参与项目设计事宜双方并没有签订书面合同，其也没有就设计方案向固耐特公司支付过费用。电子邮件所载内容表明，固耐特公司提供设计方案后，根据华庭公司的要求还对相关方案进行了修改，表示“有什么需要我们配合的，请及时沟通”。案件审理中，固耐特公司确认其许可华庭公司在涉案工程中使用涉案专利，明确其不向华庭公司主张权利。最后，就参与项目的动机而言，华庭公司陈述，因固耐特公司系《围墙大门设计图集》的参编单位，所以由其配合完成设计工作。然而，经审理查明，该图集通过批准的时间为2015年12月，第一版印刷时间为2016年4月，均晚于固耐特公司提供图纸的时间，华庭公司的上述主张与事实不符，本院不予采信。

综上，在案证据可以认定，固耐特公司深度参与了涉案工程的设计工作，主动提供了含有涉案专利技术的设计方案，该设计方案具有确定的指向性，结合上文分析的固耐特公司的主观状态，其向华庭公司提供设计图纸的行为并不宜被认定为一般意义上的商业推广行为。

（三）高诚信公司、中联永亨公司严格履行相关合同必然实施涉案专利

首先，经查明，涉案工程的施工图系由华庭公司设计，再由高诚信公司转交给中联永亨公司。该施工图中关于防攀爬围栏的设计方案与固耐特公司发送给华庭公司电子邮件的相关内容相符，而原审中华庭公司又确认施工图与竣工图中关于防攀爬围栏的相关内容相符。由此可以确认，中联永亨公司作为施工依据的设计方案来源固耐特公司。其次，根据施工图纸记载的防攀爬围栏的正视图、中间柱截面图、中间柱网片连接示意图，以及“围栏由立柱（含压板）、网片和固定螺栓等构建组成”“中间柱采用冷轧双面热镀锌钢板冷弯成型……立柱开口面的两翼边设有安装排孔，孔间距25，与插槽式压板相咬合”“网片采用L50×5的角钢和5mm厚的扁钢制成的压板用扭断螺栓固定”等技术要求，可以确认施工图中关于防攀爬围栏的设计方案采用了涉案专利技术。再次，翔安监狱与高诚信公司签订的代建合同约定，“严禁在施工过程中利用施工洽商或者补签其他协议随意变更设计、增加投资。”高诚信公司与中联永亨公司签订的施工合同约定，“具体工程承包范围详见该工程的设计图纸、工程量清单。”该两份合同对于作为代建单位的高诚信公司以及作为施工单位的中联永亨公司具有约束力。最后，从涉案工程竣工验收报告来看，设计单位华庭公司作为涉案工程竣工验收单位之一确认了“该工程完成了建设工程设计和合同约定的各项内容”，可见，在涉案工程的建设过程中，高诚信公司、中联永亨公司严格按上述约定履行了合同义务，被诉侵权产品系按图纸施工。

综上，在施工图中关于防攀爬围栏的设计方案源于固耐特公司提供的专利技术的情况下，高诚信公司、中联永亨公司严格履行相关合同必然会导致实施涉案专利的结果。

（四）固耐特公司故意隐瞒了设计图中具有专利技术的事实且怠于主张权利

首先，涉案专利申请日为2011年12月7日，授权日为2015年9月16日，在案证据表明固耐特公司参与涉案工程设计的期间为2015年2月至10月，而根据华庭公司陈述，其直至2020年才知晓固耐特公司提供的设计图中包含有专利技术，在案亦无其他证据表明固耐特公司在参与设计的过程中曾就涉案专利申请和获得授权的事宜告知华庭公司。其次，如上所述，固耐特公司早已知晓涉案工程的发包人和实际使用单位为翔安监狱，而且该工程是通过公开招投标开展的施工活动，但固耐特公司并未将相关专利情况告知翔安监狱，也未告知高诚信公司和中联永亨公司。固耐特公司故意隐瞒上述关键事实的行为，使翔安监狱丧失了在实际施工前要求华庭公司更改设计方案，或与华庭公司就设计费重新进行协商议价的机会，从而导致被纳入设计图的专利技术方案成为了涉案工程的不可替代之方案。迟至工程竣工前半年左右，固耐特公司才发出告知提醒函，意图收取专利许可费，此种做法不符合诚实信用原则，极易导致发生纠纷。最后，关于怠于行使权利，固耐特公司上诉称其并不确定相关方案是否被涉案工程采用，只有等到被诉侵权产品安装完毕后才能发现侵权行为。对此，根据固耐特公司与华庭公司之间往来的事实，固耐特公司完全有能力和渠道知晓其提供的方案是否被华庭公司采用，以便在项目施工前告知相关方涉案专利的相关事宜。故对于固耐特公司的上述主张，本院不予采信。

综上所述，在权利人固耐特公司明知其提供的设计方案用于涉案工程，且深度参与了设计工作，涉案工程亦严格按照图纸施工的情况下，应认定固耐特公司默示许可相关主体在涉案工程中实施涉案专利。固耐特公司主张代建单位高诚信公司及施工单位中联永亨公司专利侵权，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。关于专利许可费，首先，虽然根据固耐特公司的许可范围，在涉案工程中实施涉案专利的相关主体均可被视为获得了专利权人的许可而不构成侵权，但直接与固耐特公司进行沟通的是华庭公司。其次，涉案专利技术的价值已体现在华庭公司的设计图上，设计合同已经“包含了所有设计内容的相关费用”，翔安监狱也已支付了设计费。最后，根据上述分析可知，固耐特公司知晓或至少应知华庭公司与涉案工程的发包方达成的具有对价的协议包含了涉案专利技术。因此，固耐特公司也不应向高诚信公司和中联永亨公司主张许可费。

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